在2022年4月26日世界知识产权日,深圳市律师协会发布“2021年度深圳律师承办知识产权十大典型案例”,深美律师事务所创始合伙人杨乾武(中美执业律师)作为负责人办理的美国337调查案和侵犯商业秘密(经营秘密)行政处罚案成功入选:

深美律师事务所创始合伙人杨乾武(中美执业律师)作为负责人主办的基于侵犯商业秘密(技术秘密及经营秘密)的“特定光学外罩及其组件和下游产品”美国337调查案。该案系主要经营地位于美国佐治亚州托马斯顿(Thomaston)的Criterion Technology, Inc.(“原告方”)根据1930年《美国关税法》第337节(经修订)规定对中国福建光学企业和Velodyne 激光雷达美国公司(Velodyne Lidar, USA, Inc.)向美国国际贸易委员会(ITC)提出调查申请(调查案号:337-TA-1274),主张对非法进口到美国、为进口而销售和/或进口后在美国境内销售的特定光学外罩和组件及其下游产品(Certain Optical Enclosures, Components Thereof, and Products Containing the Same)侵犯了其技术类和经营类商业秘密。

中国福建的光学企业在中国机电产品进出口商会的组织下选择了深美律师事务所代表其全面应诉,该案的律师团队主要由杨乾武律师和美国著名美国337调查专家Tom M. Schaumberg律师、美国前国际贸易委员会主席Deanna Okun律师组成。

律师团队在受托后,基于中国福建光学企业的领先研发实力和案件的综合法律和事实背景,确立了前期集中进行独立研发的主动抗辩策略,以期以最低成本和最快速度为客户取得法律和商业上的全面胜利。原告方在审阅了几千份主要技术类和经营类证据后,提出了近乎天价的赔偿要求并附加市场排除等和解要求,但同时也承认中国福建光学企业独立研发的可能性较大。

律师团队代表中国福建光学企业和美国Velodyne 公司提出了请求行政法官删除对方的不充分商业秘密主张等动议(RESPONDENTS’ MOTION TO STRIKE OR MAKE SPECIFIC COMPLAINANT’S AMENDED TRADE SECRETS AND TEMPORARILY STAY DISCOVERY BY COMPLAINANT),并告知对方中国福建光学企业已经准备好提出基于独立研发的“临时初裁动议”(RESPONDENTS’ JOINT MOTION FOR AN INTERIM INITIAL DETERMINATION UNDER THE COMMISSION’S PILOT PROGRAM ON FRAN OPTICS’ INDEPENDENT DEVELOPMENT OF THE ASSERTED TRADE SECRETS),至此,对方将其主张的商业秘密数量主动降低了大约三分之一。

美国东部时间2021年10月27日,在正式立案后近三个月之际,原告方向美国国际贸易委员会(ITC)正式提出撤诉动议(COMPLAINANT’S MOTION TO TERMINATE THE INVESTIGATION BASED ON WITHDRAWAL OF COMPLAINT AND TO STAY THE PROCEDURAL SCHEDULE)。

本案的胜利是美国337调查案的历史时刻,因为基于侵犯商业秘密的美国337调查案可以以间接证据定案,且不需要原告方在国内产业产品上实施涉案商业秘密等原因,基于侵犯商业秘密的美国337调查原告方在历史上基本保持了完胜记录,并时有要求被告方承担律师费的判例。

深圳市律师协会在评选理由中指出:“本案是美国337调查历史上基于侵犯商业秘密的调查领域,被告方取得胜利的少见案例。本案被告方代理律师用较短的时间和较低的成本取得胜利,代理方案具有较高的指导参考价值”。

由杨乾武律师作为负责人带领羊琼律师、邓宏昌律师主办的侵犯商业秘密(经营秘密)行政处罚案亦获选为典型案例。

在该案中,深美律师事务所的律师与当事人公司法务总监领导的法务团队一道,全程深度参与案件处理,运用丰富的商业秘密类案件办案经验、扎实的案件事实掌握能力及认真的办案态度,将该案中各类研究、事实材料准备详实,积极与行政部门办案人员沟通讨论投诉人意见,全程支持该案的成功处理。

深圳市律师协会在评选理由中指出:“本案通过行政手段快速实现了保护企业经营秘密的目的,对企业通过行政手段保护商业秘密具有指引性”。

该案由深圳市市场监督管理局南山监管局查办,属于较为少见的由行政部门采取行政手段保护企业商业秘密(经营秘密)案件,该案同时入选广东省市场监督管理局评选的“2020年度广东商业秘密保护大事件”。（夏初）